Ви є тут

Патентні тролі – хто вони?


Патентні тролі – хто вони?

Загальновідомо, що виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, конструкторсько-технологічних, дисертаційних, пошукових робіт нерідко супроводжується розробкою нових конструкцій, технологій, рецептур, висуненням нових ідей, що надалі можуть бути втілені (комерціалізовані) в певні товари або послуги і набути статусу об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ).

ОПІВ (або нематеріальні активи) – такі ж повноцінні товари, як і матеріальні активи. Тому їх, як і будь-яку власність, бажано (і треба!) надійно охороняти (тобто, щонайменше – отримувати охоронні документи) і захищати від зазіхань конкурентів та недобросовісних ділків. До останніх відносяться патентні рейдери, або патентні тролі, про яких останнім часом все частіше пишуть ЗМІ.

Патентний троль (англ. – patent troll), або патентний рейдер – це компанія або підприємець, чий бізнес полягає виключно в отриманні з добросовісного виробника товарів (який їх своєчасно не запатентував) і/або послуг ліцензійних або інших платежів за використання належних йому (тролеві) патентів. Вважається, що цей термін уперше запропонував американський юрист Пітер Деткін (Peter Detkin) на початку 2000-х рр.

Як правило, патентний троль тільки володіє одним ключовим патентом або портфелем з декількох патентів, але не виробляє ніяких товарів, не надає жодних послуг і не веде конкретних досліджень (за винятком суто умоглядних), пов'язаних зі своїми патентами, або взагалі будь-якими трансферами технологій на базі своїх патентів.

Але при цьому троль, після проведення відповідних маркетингових досліджень, активно захищає свій патент, судячись з фірмами, які використовують належні йому винаходи чи корисні моделі. Загальновідомими прикладами зарубіжних патентних тролів можна назвати американські компанії NTP Inc. і Intellectual Ventures. Ще одна американська компанія MercExchange відома тим, що була названа патентним тролем офіційно, з кафедри Верховного суду США.

Особливістю патентних тролів є те, що вони індиферентні до зустрічних позовів. Крім того, оскільки вони самі не виробляють продукцію, то звинуватити їх у порушенні патенту практично неможливо. Таким чином, "право власності" патентних тролів на "створені" ними ОПІВ обумовлене лише наявністю ПК, принтеру, паперу, ручки, і інтелектом, що втілює лихі наміри.

Теоретично діяльність патентного троля може цим і обмежуватися, а його патенти – бути справжніми винаходами чи корисними моделями. Але в багатьох випадках, з метою підвищення свого доходу, тролі використовують різного роду недобросовісні трюки.

Так, типовим прийомом патентного троля є технологія подання низки "блокуючих" заявок на різні перспективні варіанти розвитку технології, сформульованих в найзагальнішій і неконкретній формі. Після цього троль чекає, поки хто-небудь насправді винайде їх, тобто створить працездатну реалізацію ідеї, закладену в патенті троля, щоб потім пред'явити йому позов. Це є так звані "зонтичні" патенти.

Тому не дивно, що останнім часом у ЗМІ часто з'являються повідомлення про те, що хтось запатентував загальновідомі речі, наприклад, колесо, кулеб'яку і т.п. Це і є потенційні патентні тролі. Типовим прикладом вищенаведеного тролінгу є патент на корисну модель RU №28316, 2002 р. – ковбасний виріб. Нижче наведена його формула (мовою оригіналу), що характеризує обсяг правової охорони заявника.

"1. Колбасное изделие, выполненное с круглой формой сечения и состоящее из защитной пленочной полимерной оболочки и начинки, содержащей мясной фарш и включения, например, в виде специй и пряностей, при этом на концах оболочки расположены обжимные элементы, отличающееся тем, что изделие выполнено с соотношением L/D = 3,0-6,0, где L и D – соответственно длина и диаметр изделия, причем защитная оболочка выполнена из полиамидной пленки, а обжимные элементы выполнены из полоски, изготовленной из алюминия или алюминиевого сплава.

2. Колбасное изделие по п.1, отличающееся тем, что полиамидная пленка окрашена пищевым красителем в естественный цвет мясного продукта.

3. Колбасное изделие по п.1, отличающееся тем, что основной компонент мясного фарша изготовлен из говядины, свинины баранины и мяса птицы".

Неважко переконатися, що під даний опис підходить переважна більшість (або дуже великий сегмент)  ковбасних виробів. При цьому заявка на корисну модель, згідно з існуючим патентним законодавством, проходить тільки формальну експертизу, що відкриває широкий простір діяльності для патентних тролів.

Недалеко від корисної моделі за простотою реєстрації знаходиться інший вид ОПІВ, а саме промисловий зразок (ПЗ), який в Україні також видається під відповідальність заявника в результаті проведення суто формальної експертизи. Такий порядок речей дозволяє у вітчизняних реаліях диверсифікувати діяльність патентних тролів. Тому зупинимося на ПЗ, потенційному об'єкті патентного тролізму, трохи докладніше.

Як відомо, ПЗ – це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Об'єктом ПЗ може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Обсяг правової охорони, що надається ПЗ, визначається сукупністю суттєвих ознак ПЗ, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною в ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Під час проведення експертизи у патентному відомстві заявка на ПЗ перевіряється, зокрема, на відповідність формальним вимогам Закону та відповідним правилам. Внаслідок цього патент України на ПЗ видається суто під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Ці прогалини у вітчизняному законодавстві відкривають широкий простір діяльності для патентних рейдерів або патентних тролів. Тому не дивно, що останнім часом частішають випадки внесення зазначеними суб'єктами патентів на ПЗ до вітчизняного Митного реєстру, що загрожує добросовісним виробникам численними ризиками практично без серйозної відповідальності (у т.ч. кримінальної) для патентних рейдерів.

Митний кодекс України в новій редакції 2012 року дає наступний перелік ОПІВ – це об'єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин.

Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на ОПІВ, має право на внесення відповідних відомостей до Митного реєстру ОПІВ, які охороняються відповідно до закону. Слід особливо підкреслити, що зараз процедура внесення отриманого патенту на ПЗ до Митного реєстру є зовсім безкоштовною, хоча до початку 2012 р. сума застави становила еквівалент 5000 євро, а потім знизилась до 1000 євро.

Реєстрація ОПІВ у Митному реєстрі проводиться на шість місяців або на один рік. Початком терміну реєстрації вважається день включення ОПІВ до Митного реєстру. Термін реєстрації ОПІВ може бути продовжений на шість місяців або на один рік на підставі письмового звернення, поданого правовласником до Держмитслужби України не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення її строку. Можливим є повторне включення ОПІВ до Митного реєстру у разі закінчення строку його реєстрації.

Практика свідчить, що підготовка, подання до Митного реєстру та розгляд документів в середньому займають не менше 2-х місяців. Тому якщо є підозра, що контрафактну продукцію буде завезено найближчим часом, добросовісному виробнику потрібно якнайшвидше подавати заявку на патентування ПЗ.

Саме на використанні зв'язки "патент на ПЗ – Митний реєстр" побудовані типові технології патентного тролізму у сфері ПЗ, що реалізуються в декілька стадій.

По-перше, патентні тролі (як правило, фізичні особи, іноді підставні) знаходять ОПІВ, що широко розповсюджений у межах країни, використовується різними колами споживачів (має широкий попит і розрекламований) і може надходити в Україну з-за її меж (вішалки, планшети, болти, гайки, пробки, у т.ч. від пляшок, кулькова ручка тощо) для подальшого потенційного чи фактичного перекриття вітчизняного ринку відповідних товарів, які патентуються як ПЗ.

По-друге, вони оформлюють патент на вищезазначені ОПІВ у вигляді ПЗ, часто за т.зв. "прискореною" процедурою (внаслідок чого відділ експертизи на ПЗ Укрпатенту працює на повну потужність й навіть більше – з перевантаженням (тому патенти на ПЗ за "стандартною" процедурою видаються від 9 і більше місяців). Адже зробити необхідні знімки з необхідних ракурсів обраного для подальшого тролізму ОПІВ можна будь-де (у магазинах, супермаркетах, фірмових магазинах, на виставках, ярмарках, базарах тощо) і будь-яким сучасним цифровим засобом (мобільним телефоном з камерою, смартфоном, планшетом, фотоапаратом тощо, й навіть просто у вигляді ескізу за допомогою простого олівця).

Також не складає особливих труднощів зробити т.зв. експрес-опис вибраного ОПІВ лише в декілька абзаців із загальною характеристикою суттєвих ознак, не обтяжуючи себе технічними подробицями, потім роздрукувати заяву, опис з посиланнями на графічні зображення, самі графічні зображення, скласти це докупи, сплатити за усі процедури відносно невелику суму, і через визначений термін (у т.ч. за "прискореною" процедурою) отримати очікуваний охоронний документ на ПЗ.

Далі для патентного троля відкривається широке поле недобросовісної діяльності. Він може внести отриманий патент до Митного реєстру. Він також одночасно може періодично надсилати листи-претензії з вимогами сплатити йому певні кошти (іноді чималі) за "користування" його інтелектуальною власністю, може навіть розпочати судовий процес проти добросовісного виробника подібних ПЗ у господарському суді тощо.

Ще одним з "брудних" прийомів патентних тролів є передача прав на отриманий патент на ПЗ від власника-фізичної особи до іноземної юридичної особи, тобто до нерезидента, що надалі значно ускладнює і подовжує процедуру судового розгляду після її ініціювання з боку добросовісного виробника.

Негативними наслідками для добросовісного виробника можуть бути затримки на 6-12 місяців на митному кордоні й відповідні втрати прибутку або навіть і ділової репутації (особливо це стосується іноземних компаній, які працюють в Україні), а також довготривалі, витратні й виснажливі судові процеси.

Виникає закономірне запитання: а чи можливі дієві контрзаходи проти патентних тролів та їх брудних технологій? Так. Проте всі вони вимагають певних ресурсних витрат (як часових, так і матеріальних), іноді чималих.

  • По-перше, поки "грім не вдарив", доцільно отримувати комплексну охорону на ОПІВ одночасно в рамках як патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), так і авторського права, що є й ефективним засобом запобігання "патентному тролізму". Адже наявність охоронних документів на вищезазначені ОПІВ сприяє, зокрема, окрім закріплення пріоритету і права авторства, підвищенню інвестиційної привабливості розроблюваних прогресивних технологій та технічних засобів для потенційного інвестора.
  • По-друге, у випадку виявлення патентного тролізму слід негайно подати до Укрпатенту заяву (клопотання) з проханням провести експертизу виданого патенту на новизну з метою скасування його реєстрації і визнання патенту недійсним. Бажано також додати до цієї заяви інформацію, що свідчить про те, що даний промисловий зразок був відомим до дати подання оскаржуваної заявки до установи.
  • По-третє, слід також подати позовну заяву до господарського суду з проханням призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності (проте доведеться  сплатити за неї декілька тисяч гривень і чекати чималий термін). Адже діючий патент може бути скасований  тільки в судовому порядку. Такі судові справи часто затягуються на 6-12 місяців, що заморожує на відповідний термін бізнес добросовісного виробника. Але ймовірність виграшу справи дорівнює практично 100%.
  •  По-четверте, після отримання позитивної ухвали суду слід обов'язково подати зустрічний позов проти патентного троля з вимогами відшкодувати з його боку як матеріальну (у т.ч. упущену вигоду), так і моральну шкоду (у т.ч. шкоду, заподіяну діловій репутації). Проте якщо заявник-правовласник є не юридичною, а фізичною особою, то такі справи розглядає не господарський, а цивільний суд.
  • По-п'яте (або навіть по-перше), перед ввезенням своїх товарів на вітчизняний ринок чи навіть при масовому виробництві їх всередині країни, слід попередньо отримати на ці товари державну охорону як на ОПІВ хоча б у вигляді патенту на ПЗ, витративши на це декілька сотень або тисяч гривень (до речі, такі витрати можна скоротити, заявляючи в одній заявці декілька варіантів однотипних ПЗ). Це передусім треба зробити й для того, щоби заблокувати надходження на ринок контрафактної продукції, що містить ПЗ. Цю справу доречно доручити саме патентним повіреним, що мають досвід як отримання охоронних документів, так і захисту прав на них у суді.
  • По-шосте, необхідно постійно (бажано двічі на місяць) проводити моніторинг Митного реєстру з метою пошуку відомостей про подібні ПЗ, які вже внесені до реєстру і які також виготовляються добросовісним правовласником, для початку розгортання упереджувальних дій проти недобросовісних правовласників.
  • По-сьоме, назріла нагальна необхідність терміново внести відповідні зміни до вітчизняного патентного законодавства, що регулює набуття й подальшу охорону прав на ПЗ для того, щоби запобігти виникненню вищезазначених форс-мажорних ситуацій правовим шляхом (до речі, така робота вже проводиться і готується проект відповідних змін, зокрема, щоби будь-яка особа могла подати заперечення проти видачі патенту на ПЗ на підставі опублікованих результатів проведеної експертизи заявки на ПЗ). Так, наприклад, практика свідчить, що подібні ситуації рідко виникають у РФ, зокрема завдяки дії перевірочної системи експертизи заявок на ПЗ. Проте для України внаслідок особливостей чинного законодавства ця норма не працює.

Підсумовуючи вищенаведені тези з приводу патентного тролізму та існуючих засобів протидії, можна зробити наступні висновки. 

Найбільш доцільно упереджувально отримувати комплексну охорону на ОПІВ одночасно в рамках як патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), так і авторського права, що є й ефективним засобом запобігання "патентному тролізму". До того ж наявність охоронних документів на вищезазначені ОПІВ сприяє, зокрема, окрім закріплення пріоритету і права авторства, підвищенню інвестиційної привабливості розроблюваних прогресивних технологій та технічних засобів для потенційного інвестора.

Крім того, для блокування експорту та імпорту контрафактних товарів через кордон і гарантованого захисту інтересів добросовісного правовласника є необхідним упереджувальне (і до того ж безкоштовне!) внесення ОПІВ до Митного реєстру.

Для запитань і довідок: www.kolosov.ua, www.kolosov.kiev.ua

О.Є.Колосов, член експертно-консультивної комісії з питань інтелектуальної власності, заслужений винахідник НТУУ "КПІ", патентний повірений України

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій